《商标法》第十条规定:下列标志不得作为商标使用:
(一)同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、国歌、军旗、军徽、军歌、勋章等相同或者近似的,以及同中央国家机关的名称、标志、所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的;
(二)同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的,但经该国政府同意的除外;
(三)同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记等相同或者近似的,但经该组织同意或者不易误导公众的除外;
(四)与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的,但经授权的除外;
(五)同“红十字”“红新月”的名称、标志相同或者近似的;
(六)带有民族歧视性的;
(七)带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的;
(八)有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。
现针对商标使用证据在《商标法》第十条第一款第(七)(八)项中的部分要求和作用情形例举如下:
在第74727633号“方红军牛骨头”商标驳回复审案件中,“方红军牛骨头”商标指定使用商品属于第30类,因包含“牛骨头”易使公众对商品的原料等特点产生误认;同时,“红军”文字用作商标易产生不良影响,不得作为商标使用,违反《商标法》第十条第一款第(七)(八)项的规定予以驳回。申请人复审的主要理由:申请商标系申请人独创,经使用已与申请人形成一一对应关系,且“红军”为申请人本名,申请人经营的商户在当地已具有一定知名度,未违反《商标法》第十条第一款第(七)项、第十条第一款第(八)项的规定。申请人其他商标已有获准注册的情形,申请商标应予初步审定。申请人在复审程序中提交了营业执照、作品登记证书、“方红军”商标注册证、实际使用情况等证据。经复审国家知识产权局认为,申请商标由普通印刷体汉字“方红军牛骨头”构成,其中包含的“牛骨头”,使用在指定“调味料;糕点;锅巴;面粉;粥;带汤面条;预包装午餐食品(以米为主,也包括肉、鱼或蔬菜);咖啡;炒饭;茶”商品上,容易使公众对商品的原料等特点产生误认;同时,“红军”文字用作商标易产生不良影响,不得作为商标使用,已违反《商标法》第十条第一款第(七)项、第十条第一款第(八)项的规定,应予驳回。另,《商标法》第十条第一款第(七)项、第十条第一款第(八)项属于禁用性条款,不能通过使用获得可注册性。
可见,《商标法》第十条被称为禁用条款,即违反该条规定的标识不得作为商标使用,更何谈注册。因此,因违反《商标法》第十条的相关商标本身即不能使用,即使商标经过使用具有一定知名度也很难克服。
当然,商标审查遵循个案审查原则,在不同案件情形中会有不同的审查结果,比如在下述几个案例中,商标使用证据则在驳回复审案件中起到了一定作用。
在第64890003号“史克肠虫清”商标驳回复审案件中,“史克肠虫清”商标指定使用商品属于第5类,因与他人在先商标构成近似和易使消费者对商品特点产生误认,不得作为商标使用,违反《商标法》第十条第一款第(七)项、第三十条的规定予以驳回。其申请人不服驳回和国家知识产权局作出的商评字[2023]第0000237856号《关于第64890003号“史克肠虫清”商标驳回复审决定书》,向北京知识产权法院提起行政诉讼。至法院审理时引证商标已被驳回,驳回决定已生效,不再构成障碍。法院判决认为,本案中“史克肠虫清”商标文字可被理解为“清理肠道寄生虫”的含义,而根据原告提交的证据,原告最早自1985年即生产以“肠虫清”片命名的阿苯达唑药品,以“史克肠虫清”作为药品名称的阿苯达唑片经相关部门批准也取得药品注册证书,原告的“史克肠虫清”阿苯达唑片是被纳入国家基本药物目录的驱肠虫药,并且阿苯达唑片在《中华人民共和国药典》中被归类在“驱肠虫药”类别。原告提交的证据足以证明,原告的“史克肠虫清”药品具有实际的驱肠虫功能,并未与其指定使用的驱肠虫药商品功能不符,因此也不会导致公众对商品的特点产生误认,不具有欺骗性。故诉争商标的申请注册未构成《商标法》第十条第一款第(七)项所指情形。
在第78923478号“铁将军”商标驳回复审案件中,“铁将军”商标指定使用商品属于第7类,因易产生不良的社会影响,不得作为商标使用,违反《商标法》第十条第一款第(八)项的规定予以驳回。申请人在复审中提到第844920号“铁将军”商标于2004年被认定为驰名商标,且已有多个“铁将军”商标被核准注册,申请人在复审程序中提交了申请人官网截图;“铁将军”品牌相关荣誉;申请商标宣传使用证据等。经复审国家知识产权局认为,申请商标“铁将军”整体含义与“将军”有别,且申请人的“铁将军”商标经过宣传使用已具有一定知名度,申请商标文字本身并没有对我国社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响,其使用在第7类静电消除器等商品上,不易产生不良的社会影响,未构成《商标法》第十条第一款第(八)项规定之情形。
可见,若申请人能够提供使用证据证明申请商标不致使消费者产生误认,或通过使用有一定知名度使其具有了其它含义,不会产生不良社会影响的,则申请商标也有克服《商标法》第十条第一款第(七)(八)项的可能性。因此,对于该类禁用条款,若提供的使用证据能够证明其可注册性,则也有克服驳回的可能性。但结合前面“方红军牛骨头”商标驳回复审案例可以看出,在该类违反禁用条款的商标驳回复审案件中,即使提供了商标使用有一定知名度的证据,也会根据实际案件中商标标识的具体误认程度或不良影响情形等而得出不同审查结果。